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EL KNOW HOW EN LOS CONTRATOS TECNOLOGICOS

know how
I.- Las obligaciones derivadas de la transmisión, cesión o licencia de los conocimientos técnicos comprendidos en el know how.
  1. Obligaciones del transmitente, cedente o licenciante
En el régimen de obligaciones no existe distinción entre aquellas que incumben al cedente y al licenciante, y aun siendo contratos diferentes, en materia de obligaciones guardan una evidente similitud, pudiendo afirmarse que son comunes a ambas. Si bien al respecto únicamente cabría matizar la importante distinción entre ambas figuras en lo referente a la titularidad del conocimiento objeto de contrato, perdiendo el cedente la titularidad del know-how cedido sin posibilidad de explotarlo mientras no exista divulgación del mismo o pierda su sustancial e inherente carácter secreto. En cambio el licenciante no va a perder la titularidad del konw-how objeto de licencia y podrá seguir explotándolo en las condiciones o límites que hayan pactado por las partes en el contrato de licencia. 1.- Obligación principal. Poner a disposición del licenciatario el know-how. Esta obligación tiene una manifiesta y necesaria extensión a todas a aquellas acciones necesarias para que el licenciante pueda recibir los conocimientos técnicos secretos y situarlo en una posición jurídica que garantice las condiciones idóneas de explotación, dependiendo del nivel tecnológico del conocimiento y de las posibilidades que ofrezcan el nivel tecnológico de las empresas contratantes. 2.- En el supuesto que el receptor sea tecnológicamente inferior en cuanto a conocimientos y medios técnicos, el cedente-licenciante deberá entonces prestar la asistencia técnica necesaria al licenciatario-cesionario que redunde en una adecuada ejecución del know-how incluso en aspectos relacionados con la comercialización. La asistencia técnica necesaria puede referirse tanto a los procesos de fabricación del producto, prestación de servicios e inclusión instrucción del personal, debiendo emplear la máxima diligencia exigible de un diligente empresario. En el especifico supuesto de la comercialización, se entiende como una sui generis obligación adicional  que puede haberse pactado en el contrato, obligándose así el cedente-licenciante a restar la información necesaria para q una adecuada distribución comercial, como estudios de mercado, precios, promoción, planificación financiera, canales de distribución, transporte, etc… 3.- Hacer entrega de todos los elementos que permitan al cesionario-licenciatario el ejercicio del know-how (manuales, fórmulas, planos, descripciones de procesos…) 4.-  Obligación de garantía. Consistente en mantener al adquirente en el goce pacífico del know-how y la responsabilidad por saneamiento. 5.- Deber de secreto. Con la finalidad de mantener el valor del know-how, el transmitente deberá mantener en secreto los conocimientos técnicos objeto de contrato.
  1. Obligaciones del adquirente, cesionario, licenciatario
1.- Pagar al cedente-licenciante la contraprestación acordada, excepto que se haya pactado la gratuidad, mediante las fórmulas usuales de forfait (suma única de dinero) o de royalties (regalías o rentas periódicas) 2.- Obligación de confidencialidad. Exigible aun cuando no estuviera expresamente pactada en el contrato, al ser esta una obligación inherente a la propia naturaleza de la operación. El adquirente no podrá revelar a terceros los conocimientos técnicos y además deberá adoptar cuantas medidas fueren necesarias tendentes a evitar la apropiación de los conocimientos por parte de terceros. 3.- Utilización de las marcas y la tecnología mediante determinados niveles de calidad. El transmitente podrá incluso establecer sistemas de control en este sentido. 4.- Comunicar al cedente-licenciante las mejoras o perfeccionamientos del know-how que él desarrolle. 5- Utilizar el know-how en el ámbito territorial pactado, para las actividades previstas en el contrato y respetando las limitaciones del campo técnico de aplicación del know-how. 6.-Acuerdo enlazado o tying arrangements. Si se pacta contractualmente, el adquirente puede obligarse a adquirir del transmitente, o de una empresa designada por él, productos o recibir servicios, constituyendo este extremos una condición para la explotación del know-how. 7.- Si así se pacta contractualmente el adquirente además puede asumir la obligación de no competir con el transmitente en determinados campos con el establecimiento de una cláusula de prohibición de investigación y desarrollo, adquisición y explotación de tecnología de terceros con el fin de impedir que el receptor del know-how obtenga técnicas alternativas que supongan una competencia para el transmitente. 8.- Pacto de obligación de explotar el know-how, no desde la óptica de un derecho del adquirente, sino con un grado obligacional que comporta dicha obligación de explotar durante la vigencia del contrato y dentro de ciertos límites como aquellos que establezcan la obligación de mantener satisfecha la demanda, la obligación de alcanzar un volumen de producción etc.
  1. Obligaciones recíprocas.
. Límites a la exclusividad. Relativos al ámbito territorial, temporal u objetivo. . El retorno de conocimientos. Consistente en el intercambio de experiencia e información técnica relativa al know-how. . Operaciones transnacionales y determinación del Derecho aplicable . Cláusula de arbitraje comercial internacional. II.- Razones que pueden conllevar la extinción de estas relaciones contractuales 1.- Cumplimiento del plazo de duración. Aplicable únicamente a los contratos de licencia al tener estos una vigencia temporal, sin perjuicio del establecimiento de prórrogas. 2.- Denuncia. En virtud de lo que se pacte en el contrato, y sin perjuicio de lo que venga regulado legalmente, las partes podrán establecer la posibilidad de extinguir la relación contractual mediante un acto libre y voluntario, aunque normalmente este supuesto de extinción vendrá determinado por supuestos de cambio de la persona de una de las partes, modificación del objeto esencial del contrato, insolvencia de alguna de las partes, decisión judicial, etc… 3.- Resolución. Las causas de resolución serán las generales aplicables a los negocios jurídicos, cuales son: el incumplimiento de las obligaciones del contrato, el cumplimiento defectuoso, el retaso en dicho incumplimiento, desaparición de la base del negocio, etc. 4.- Especial referencia a las consecuencias de la terminación de la relación contractual. Dadas la especial naturaleza de los conocimientos técnicos objeto de contrato de licencia y su naturaleza secreta, la terminación del contrato comportará la restitución de las prestaciones. En el caso de los elementos tangibles, la devolución de los mismos, y en el supuesto de los intelectuales e intangibles la prohibición de explotación del know-how. III.- Consideraciones finales. No cabe duda de la importancia que tienen en la actualidad las figuras jurídicas que llevan aparejada algún tipo de transferencia de tecnología o algún derecho de propiedad intelectual e industrial en el desarrollo de la economía a nivel mundial. Va a ser fundamental un conocimiento profundo de la legislación de los derechos sobre los que pueda recaer el bien o bienes, conocimientos, derechos de propiedad intelectual objeto de transmisión, al objeto de una adecuada redacción del contrato, poniendo especial celo en aquellas estipulaciones relativas a la tecnología, conocimiento o DPI que van incorporados a la transacción. Además dicho conocimiento técnico-jurídico coadyuvará a la mejor elección del tipo de contrato que interesa al cliente, comúnmente atípicos y muy complejos a la par que sinalagmáticos o bilaterales Sin un profundo análisis del caso va a resultar difícil elaborar un contrato que sea fiel reflejo de las querencias de las partes, las reivindicaciones y objetivos del cliente y el aseguramiento de una correcta regulación del objeto del contrato. Sin duda alguna en la época actual, en un mercado marcadamente global resulta de gran importancia este tipo de instrumentos, esenciales para el correcto desarrollo de la industria aparejada de forma directa con la transferencia transnacional de tecnología. La transferencia de tecnología es una figura que además viene a favorecer de forma clara la explotación y comercialización de las creaciones tecnológicas, especialmente en los supuestos en los que sus titulares carecen de recursos financieros necesarios para la fabricación y distribución de sus invenciones por sí mismos, de esta forma no privamos a la sociedad del disfrute de la creación, propiciando además que el titular pueda obtener los beneficios de la explotación de su invención sirviéndolo como modo de vida y como incentivo a su futura creación. Mención debe merecer la transferencia de tecnología procedente de países más industrializados hacia otros en vías de desarrollo o con menos nivel de desarrollo, en los cuales debería primar la finalidad de dotar de adecuada protección el país receptor a los bienes, conocimientos y derechos objeto de transferencia, al objeto de otorgar de mayor seguridad jurídica a este tipo de operaciones con la consecuencia inherente de atraer mayores inversiones en la zona en cuestión. No obstante lo anteriormente comentado, cabría plantearse la cuestión de los motivos de la inversión por parte del empresario en zonas geográficas determinadas, cuyo objetivo inicial tras amortizar la inversión constituye la lógica obtención de mayores ganancias (cuestión legítima), y el peso específico que constituye en determinadas decisiones la existencia de mano de obra más económica en la zona  geográfica en la que se realice la inversión. Los gobiernos implicados, a través de fórmulas de cooperación internacional,  deberían de buscar en este sentido el punto de equilibrio adecuado, con el fin de atraer mayores inversiones que contribuyan al crecimiento sostenible de la zona geográfica, legislando con el fin de proteger los derechos que contienen estas inversiones, muchas veces multimillonarias, y a la vez facilitando mecanismos de contratación laboral acorde a unas mínimas garantías de seguridad y dignidad, no debiendo olvidar que en última instancia el factor humano es el que va a hacer posible el éxito de los proyectos empresariales, tanto desde el punto de vista del momento del nacimiento de los conocimientos como motor del progreso de las civilizaciones, como en todos los procesos necesarios que posteriormente requerirán su ejecución y puesta en práctica para mejora del acervo industrial, tecnológico, económico y social común. Copyright Joaquín Soler Cataluña. 2017  

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